最高院改判乔丹商标案判决书(全文)
编者按：
1、关注已久的“乔丹”商标部分确权案迎来了新的风向；
2、在服装鞋帽袜等体育用品关联度较强的类别乔丹商标状态稳定；
3、可以设想核准5年以上的其他类别乔丹商标的各种可能～
案号：
一审:(2014)—中行(知)初字第 9163号
二审:(2015)高行(知)终字第1915号
再审:(2016)最高法行再27号
再审合议庭：
陶凯元 王闯 夏君丽 王艳芳 杜微科
裁判要旨：
姓名权属于商标法第三十一条规定的在先权利，自然人就特定名称主张姓名权保护时，应当满足必要的条件：
该特定名称应具有一定知名度、
为相关公众所知悉，并用于指代该自然人；
该特定名称应该且已经与该自然人之间已建立稳定的对应关系。
姓名权人对其姓名的使用行为并非其姓名获得在先权利保护的必要条件。
系争商标申请人在明知他人姓名名称知名度的前提下，仍注册与之相同的商标，且不能就该商标使用缘由给出合理、令人信服的解释，可以认定商标申请人具有主观恶意，有违诚实信用的原则，系争商标侵害了姓名权人的在先姓名权。即使系争商标申请人经过多年的经营为该商标的商誉累积做出一定贡献，仍不能赋予其恶意注册行为以合理性。
附再审判决书：
中华人民共和国最高人民法院
行政判决书
(2016)最高法行再27号
再审申请人(一审原告、二审上诉人):迈克尔·杰弗里·乔丹(MichaelJeffreyJordan),男,1963年2月17日出生,美利坚合众国国籍，住美利坚合众国伊利诺伊州芝加哥市。
委托诉讼代理人:田甜,上海市方达(北京)律师事务所律师。
委托诉讼代理人:祁放,上海市方达(北京)律师事务所律师。
被申请人(一审被告、二审被上诉人):国家工商行政管理总局商标评审委员会。住中华人民共和国北京市西城区茶马南街1号。
法定代表人:赵刚,该委员会主任。
委托诉讼代理人:刘胤颖,该委员会审查员。
委托诉讼代理人:马岩岩,该委员会审查员。
一审第三人:乔丹体育股份有限公司。住中华人民共和国福建省晋江市陈埭溪边工业区。
法定代表人:丁国雄,该公司董事长。
委托诉讼代理人:韦之,北京市中伦律师事务所律师。
委托诉讼代理人:马东晓,北京市中伦律师事务所律师。
再审申请人迈克尔·杰弗里·乔丹因与被申请人国家工商行政管理总局商标评审委员会(以下简称商标评审委员会)、一审第三人乔丹体育股份有限公司(以下简称乔丹公司)商标争议行政纠纷一案,不服北京市高级人民法院(2015)高行(知)终字第1915号行政判决,向本院申请再审。
本院于2015年12月18日作出(2015)知行字第319号行政裁定,提审本案。本院依法组成合议庭,分别于2016年4月19日、4月26日公开开庭审理了本案。再审申请人迈克尔·杰弗里·乔丹的委托诉讼代理人田甜、祁放,被申请人商标评审委员会的委托诉讼代理人刘胤颖、马岩岩,一审第三人乔丹公司的委托诉讼代理人韦之、马东晓到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
2012年10月31日,再审申请人向商标评审委员会提出撤销申请,请求撤销乔丹公司的第6020569号“乔丹”商标(以下简称争议商标)。争议商标核定使用在国际分类第28类的“体育活动器械、游泳池(娱乐用)、旱冰鞋、圣诞树装饰品(灯饰和糖果除外)”商品上,于2007年4月26日申请注册,专用权期限自2012年3月28日至2022年3月27日。再审申请人申请撤销争议商标的主要理由为:(一)再审申请人是世界知名的美国篮球运动体育明星,在我国具有极高的知名度。相关公众看到与“乔丹”“QIAODAN”相同或者相似的标志,就会将其与再审申请人关联在一起。乔丹公司及其关联公司在明知或应知再审申请人知名度的情况下,将包括“乔丹”“QIAODAN”在内的大量与再审申请人相关的标志申请注册为商标,属于《中华人民共和国反不正当竞争法》(以下简称反不正当竞争法)第二条规定的违反诚实信用原则的行为,以及第五条第(三)项规定的“擅自使用他人的企业名称或姓名,引人误认为是他人的商品”的不正当竞争行为。(二)争议商标的注册损害了再审申请人的在先权利。争议商标容易导致相关公众将之与再审申请人相关联。乔丹公司未经再审申请人许可,擅自将与再审申请人中文译名相同或近似的标志申请注册为商标,属于2001年修正的《中华人民共和国商标法》(以下简称商标法)第三十一条规定的“损害他人现有的在先权利”的情形。(三)乔丹公司的行为属于商标法第十条第一款第(八)项规定的“有其他不良影响”的情形,以及商标法第四十一条第一款规定的“以其他不正当手段取得注册”的情形。
再审申请人向商标评审委员会提交了以下10组主要证据:1.有关再审申请人的媒体报道,用于证明再审申请人在我国的知名度；2.有关再审申请人特定篮球运动形象的证据；3.有关再审申请人参加商业活动,以及涉及再审申请人商业价值的报道；4.用于证明乔丹公司与其他公司之间关联关系的证据；5.乔丹公司及其关联公司的其他商标的注册资料；6.其他用于证明乔丹公司恶意的证据；7.再审申请人在上海市第二中级人民法院起诉乔丹公司等侵害再审申请人姓名权纠纷案件的有关证据,以及涉及该案的媒体报道、公众评论等；8.有关案件判决；9.关于相关公众对再审申请人的认知,以及对乔丹公司与再审申请人关系产生误认的调查报告、报道和评论等；10.其他相关证据。
乔丹公司向商标评审委员会答辩称:1.“乔丹”为常见英文姓氏,在我国亦有公众将其用作姓名。“乔丹”“QIAODAN”及有关运动图形并未与再审申请人形成唯一对应关系。2.“乔丹”是乔丹公司合法拥有的商号,争议商标等系列商标系合法注册,经乔丹公司多年宣传、使用,已形成相当的知名度和美誉度,并曾被认定为驰名商标。乔丹公司在其《招股说明书》中,已对乔丹公司关联公司情况及持有注册商标的情况作了详尽披露。乔丹公司出于正当商业使用的目的申请注册商标,并无不当。乔丹公司诚实经营,规范使用注册商标,没有误导公众以使其产生混淆的行为和故意,未违反诚实信用原则。3.经乔丹公司大力宣传和广泛使用,争议商标已与该公司建立了一一对应的联系。乔丹公司注重产品质量,因而其产品获得广大消费者的信赖和选购。乔丹公司是“乔丹”等系列品牌价值的缔造者,是真正的合法所有权人。再审申请人提供的调查报告等证据缺乏证明力。4.乔丹公司注册大量商标的行为属于保护知识产权的正常防御性注册,嗣后撤回或注销商标的行为亦属正当行使自身权利,并不属于扰乱商标注册秩序的情形。争议商标未构成商标法第十条第一款第(八)项、第四十一条第一款,以及反不正当竞争法规定的情形。5.在乔丹公司已经巨额投入对“乔丹”等商标进行经营,并产生巨大商业利益时,再审申请人通过提起诉讼、申请撤销争议商标等手段,阻挠乔丹公司的正常经营,具有恶意。
乔丹公司向商标评审委员会提交了如下13组主要证据:1.关于“乔丹”一词的解释,其他姓氏为“乔丹”的名人的报道,以及关于我国公民姓名为“乔丹”的统计资料；2.与乔丹公司商标有关的另案裁判文书；3.用于证明争议商标与再审申请人无对应关系的证据；4.关于登记、使用乔丹公司商号的证据；5.与乔丹公司注册商标有关的证据；6.乔丹公司广告专项审计报告、广告合同、付款单据、投放报告等有关广告宣传的证据；7.乔丹公司内部财务报表审计报告,以及乔丹公司开设品牌专卖店等证据；8.乔丹公司赞助体育赛事、公益活动,以及获得的荣誉等证据；9.与乔丹公司的商标及产品所获荣誉有关的证据；10.乔丹公司的商标获得保护的证据,以及曾被认定为驰名商标的证据；11.用于证明乔丹公司并未故意致使相关公众产生混淆的证据；12.涉及其他商标的另案裁判文书；13.关于乔丹公司在美国职业篮球联赛进行广告宣传,再审申请人的队友使用乔丹公司产品的证据,用于证明再审申请人早已知晓乔丹公司的商标,其申请撤销乔丹公司的商标存在恶意。
2014年4月14日,商标评审委员会作出商评字[2014]第052058号关于第6020569号“乔丹”商标争议裁定(以下简称被诉裁定),裁定维持争议商标。其主要理由为:(一)关于商标法第三十一条。1.再审申请人提供了我国媒体对其宣传报道的众多证据,能够证明其在我国以及篮球运动领域具有较高的知名度。但是,争议商标文字“乔丹”与“MichaelJordan”及其中文译名“迈克尔·乔丹”存在一定区别,并且“乔丹”为英美普通姓氏,难以认定这一姓氏与再审申请人之间存在当然的对应关系。2.在宣传使用再审申请人的姓名及形象时,再审申请人及其商业合作伙伴耐克公司使用的是“MichaelJordan”或“迈克尔·乔丹”的全名,以及与再审申请人飞身扣篮动作形象相关的标志。3.乔丹公司分别于2001年、2003年获准注册第1541331号“乔丹”商标(以下简称331号商标)、第3028870号图形商标(以下简称870号商标),并曾受到驰名商标保护。乔丹公司对上述商标相关标志已进行长期、广泛的宣传使用,获得了较高的市场声誉,这一事实与再审申请人及耐克公司的商业活动并存市场已长达近二十年,双方已分别形成了各自的消费群体和市场认知。4.尽管有部分媒体在有关篮球运动的报道中以“乔丹”指代再审申请人,但使用数量有限。不论是媒体报道,还是耐克公司,均未就这一指代称谓形成统一、固定的使用形式。相较于乔丹公司对争议商标相关标志的使用,从双方使用的广泛性、持续性、唯一对应性等方面综合考虑,本案尚不能认定“乔丹”与再审申请人之间的对应关系已强于乔丹公司。综上,争议商标的注册未损害再审申请人的姓名权。(二)争议商标的注册不属于商标法第十条第一款第(八)项、第四十一条第一款规定的情形。
再审申请人不服被诉裁定,向北京市第一中级人民法院(以下简称一审法院)提起行政诉讼,请求撤销被诉裁定。再审申请人向一审法院提交了20份证据,用以证明再审申请人在我国的知名度,以及乔丹公司申请注册争议商标时存在恶意。乔丹公司向一审法院提交了25份证据,用以证明经过使用,争议商标已具有极高的知名度,相关公众不会产生混淆误认。一审法院认为,上述证据与商标法第十条第一款第(八)项及第四十一条第一款无关,且上述证据并非商标评审委员会作出被诉裁定的依据,故对上述证据不予采信。
一审法院审理查明以下事实:
再审申请人作为篮球运动明星,自1984年起被《当代体育》《体育博览》《新体育》《篮球》《体育世界》《中国新闻周刊》《中学生百科》《中国广告》《经营与管理》等众多我国媒体所报道。其多被称为“迈克尔·乔丹”,在部分媒体的篮球运动相关报道中,也以“乔丹”指代。
2000年1月1日至2004年5月18日,乔丹公司支出广告费用、赞助体育和公益事业的费用总计为5317万元。2010年,乔丹公司在中央电视台的广告宣传费用支出近7000万元。除中央电视台外,乔丹公司还在山东卫视、贵州卫视等电视台进行广告宣传。乔丹公司2008年度、2009年度、2010年度及2011年截至6月30日止的6个月期间,营业收入分别为51848万元、78093万元、286099万元、171066万元,净利润分别为5281万元、9294万元、51047万元、9669万元。乔丹公司提交了其在全国5700余家经销商的具体地址、联系人姓名及联系电话。
除争议商标外,乔丹公司还申请注册有“侨丹”“桥丹”“乔丹王”“飞翔动力”等近二百件其他商标。
另查明,乔丹公司于2001年3月21日获准注册331号商标,该商标曾在第3208768号商标异议案件中,被国家工商行政管理总局商标局(以下简称商标局)认定为“足球鞋、爬山鞋”等商品上的驰名商标。乔丹公司还于2003年3月21日获准注册第870号图形商标,该商标曾于2005年6月被商标局认定为“运动鞋、运动服装”商品上的驰名商标。
一审法院认为
(一)关于商标法第三十一条。争议商标为“乔丹”。“乔丹”为美国人的姓氏,本案证据尚不足以证明单独的“乔丹”明确指向再审申请人。而且,争议商标指定使用的“体育活动器械”等商品与再审申请人具有影响力的篮球运动领域差别较大,相关公众不易将使用在“体育活动器械”等商品上的争议商标与再审申请人相联系。现有证据亦不足以证明争议商标的注册与使用不当利用了再审申请人的知名度,或可能对再审申请人的姓名权造成其他影响。因此,本案证据尚不足以证明争议商标的注册损害了再审申请人的姓名权。(二)关于商标法第十条第一款第(八)项、第四十一条第一款。乔丹公司对争议商标已进行了长期、广泛的宣传、使用,获得了较高的市场声誉,这一事实与再审申请人及耐克公司从事的商业活动并存市场已长达近二十年。通过各自较大规模的宣传、使用,双方已分别形成了各自的消费群体和市场认知,以及较为稳定的竞争秩序,故争议商标不应被撤销。因此,争议商标的注册未违反商标法第十条第一款第(八)项、第四十一条第一款的规定。综上,一审法院判决:维持被诉裁定。案件受理费100元由再审申请人负担。
再审申请人不服一审判决,向北京市高级人民法院(以下简称二审法院)提起上诉,请求撤销一审判决,依法改判撤销被诉裁定。其主要上诉理由为:(一)争议商标的注册违反商标法第三十一条的规定。(二)争议商标的注册违反商标法第十条第一款第(八)项、第四十一条第一款的规定。
商标评审委员会、乔丹公司服从一审判决。
二审法院经审理查明,一审判决查明的事实清楚,二审法院予以确认。
二审法院审理期间,再审申请人向二审法院提交了以下7份证据:1.北京零点市场调查有限公司(以下简称零点调查公司)于2015年4月10日作出的“乔丹”联想调查报告(北京)；2.北京市长安公证处(2015)京长内经字第6291号公证书,内容为2012年2月24日中央电视台有关新闻专题节目；3.新浪网关于2014年国家体育总局局长袁伟民会见再审申请人的网络报道；4.人民网、光明网等网站关于再审申请人将于2015年访华的报道；5.“知产力”发布的“微信”案相关文章及判决；6.最高人民法院(2012)知行字第11号行政裁定；7.北京市高级人民法院(2010)高行终字第766号行政判决。以上证据用以证明再审申请人在我国以“乔丹”为相关公众熟知,具有极高知名度。争议商标已经导致了相关公众混淆误认。另案裁判已认定导致相关公众混淆误认时,可以适用商标法第十条第一款第(八)项的规定。
二审法院认为,各方当事人均认可上述证据1的真实性,经审查予以确认。但由于证据1与本案争议焦点不具有关联性,不是商标评审委员会作出被诉裁定的依据,故对证据1不予采信。证据2形成于2012年2月。证据3、4为网络打印件,无法确认其真实性。证据5、6、7为相关法院判决。上述证据材料均不属于新证据,二审法院不予采信。
二审法院认为
(一)关于商标法第十条第一款第(八)项。如果有关标志的注册仅损害特定民事权益,由于商标法已经另行规定了救济方式和相应程序,不宜认定其属于商标法第十条第一款第(八)项规定的“有其他不良影响”的情形。本案中,争议商标标志本身并不具有“有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响”的因素,商标评审委员会认定争议商标不属于“有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的标志”并无不当。争议商标的使用是否会造成相关公众的混淆误认,不属于商标法第十条第一款第(八)项规定调整的范围。(二)关于商标法第四十一条第一款。本案证据不足以证明争议商标系以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册。争议商标的使用是否会造成相关公众的混淆误认,亦不属于商标法第四十一条第一款规定调整的范围。二审法院判决:驳回上诉,维持原判。一、二审案件受理费各100元,均由再审申请人负担。
再审申请人不服二审判决,以二审判决认定事实和适用法律均有错误,且遗漏其有关商标法第三十一条的上诉理由为由,向本院申请再审,请求本院:撤销被诉裁定以及一、二审判决,判令商标评审委员会对争议商标重新作出裁定。
其主要理由为:(一)关于再审申请人主张保护姓名权的法律依据。1.在2001年修正商标法之前,1993年修正的《中华人民共和国商标法实施细则》第二十五条第一款第(4)项已经规定了商标注册不得“侵犯他人合法的在先权利”。2.《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第17条规定,商标法第三十一条中的“在先权利”包括根据商标法、《中华人民共和国民法通则》(以下简称民法通则)及其他法律应予保护的合法权益。商标评审委员会《商标审查及审理标准》中亦规定“在先权利”包括姓名权。因此,商标法第三十一条规定的“在先权利”包括姓名权。(二)再审申请人对“乔丹”和“QIAODAN”享有姓名权。1.姓名权的客体包括全名,以及其它能够与特定自然人建立对应关系的主体识别符号,例如笔名、艺名、雅号、绰号,且这种对应关系不需要达到“唯一”的绝对程度。2.应当结合自然人的知名度,审查社会公众是否认为争议商标使用的标志指代该自然人,即是否存在“对应关系”。3.外国人姓氏的中文译名也可以作为姓名标志获得保护。由于外国人的全名较长,我国社会公众习惯以其姓氏的中文译名或者别号称呼。我国社会公众一直称呼再审申请人为“乔丹”“QIAODAN”,看到“乔丹”及“QIAODAN”时容易联想到再审申请人,并且“乔丹”“QIAODAN”与再审申请人的联系明显强于与乔丹公司的联系。(三)再审申请人具有超越篮球运动领域的广泛知名度。1.在过去30年间,我国媒体对再审申请人进行了大量报道,有接近一半在没有提及其全名的情况下,仅以“乔丹”指代再审申请人。再审申请人不仅是体育明星,也是具有影响力的公众人物。2.相关公众是否会将争议商标指向再审申请人的决定因素,是再审申请人的知名度以及再审申请人与争议商标之间是否建立了对应关系。在相关公众的认知中,“乔丹”已经与再审申请人建立了对应关系。(四)再审申请人是否主动使用“乔丹”“QIAODAN”对于其在本案中主张保护姓名权没有影响。再审申请人知悉并认可他人称呼其为“乔丹”“QIAODAN”,并将“乔丹”视为其中文姓名。(五)争议商标容易使相关公众联想到再审申请人,并认为标记有争议商标的商品与再审申请人有代言、许可等特定联系,损害了再审申请人的姓名权。1.乔丹公司的主营业务为体育相关用品,而且在实际经营中,其将再审申请人的姓名和形象作为商标结合使用,使得消费者产生了乔丹公司与再审申请人有关的错误认识。争议商标的注册容易导致相关公众混淆误认,并已经发生了混淆误认。2.乔丹公司在相关案件的庭审笔录以及《招股说明书》中承认存在消费者联想、混淆、误认的可能性。3.相关调查报告显示,有七成左右的受访者误认为乔丹公司与再审申请人存在代言、许可等特定联系。4.再审申请人作为公众人物,具有广泛而持续的知名度,其影响力远远超越体育领域,可能使相关公众产生联想的商品类别范围广泛。即使乔丹公司在与体育用品无关的商品上注册使用争议商标,也会导致相关公众混淆误认。5.乔丹公司主张其他人名为“乔丹”,以及“Jordan”有多个中文翻译,均不能证明争议商标不会导致相关公众混淆误认。(六)乔丹公司注册争议商标时存在明显的主观恶意。1.乔丹公司明知再审申请人的知名度,却注册与其相关的商标,搭乘其良好声誉。2.乔丹公司原名“福建省晋江市陈埭溪边日用品二厂”,却于2000年更名并以“乔丹”为企业字号进行经营活动。3.乔丹公司协同其关联公司,注册与再审申请人密切相关的其他商标。4.乔丹公司无法合理解释其申请注册争议商标,以及其他与再审申请人有关的注册商标的创意来源,其有关防御性注册的主张不能成立。(七)乔丹公司的“知名度”是建立在相关公众混淆误认的基础上,获得了本不属于其的市场竞争地位和经济利益。其“知名度”并不是诚信经营的结果,不能使其恶意注册正当化。乔丹公司提交的《乔丹品牌区隔力调研报告》等证据不能证明已形成所谓的“稳定的市场秩序”。(八)再审申请人并未怠于保护其姓名权。1.再审申请人系在商标法第四十一条第二款规定的五年期限内提出撤销申请。2.再审申请人在本案中主张姓名权,请求撤销争议商标,不受诉讼时效的限制。3.再审申请人在知晓乔丹公司注册、使用争议商标以及其他相关商标后,立即采取了相关法律行动。(九)二审判决遗漏了其有关商标法第三十一条的上诉理由。(十)争议商标违反商标法第十条第一款第(八)项、第四十一条第一款的规定。
商标评审委员会辩称:
(一)关于再审申请人主张保护姓名权的法律依据。民法通则第九十九条对姓名权作出了规定。商标法第三十一条规定的“在先权利”包括姓名权。外国人的姓名权也可依法在我国受到保护,但应根据其在我国的知名情况来认定。(二)关于再审申请人姓名权所保护的具体内容。1.姓名权的保护客体是自然人的姓名,不限于在户籍机关正式登记的本名,也包括笔名、艺名、别名等。2.姓名具有能够商品化的价值,商标法保护的即为这种商业价值或经济利益,其与姓名权人在我国的知名程度、知名领域密切相关。3.姓名的保护应当以我国社会公众的认知为基础,以社会公众对争议商标文字与姓名权人之间已经形成唯一、固定的对应性认知为前提。4.在确定姓名权的保护内容及保护范围时,应综合考虑权利人的知名程度、知名领域,以及争议商标指定的商品类别。(三)关于再审申请人在我国的知名度。再审申请人在我国具有较高的知名度,但“乔丹”并未唯一、固定地指向再审申请人。1.“乔丹”为英美普通姓氏,与再审申请人姓名“MichaelJordan”及其常用中文译名“迈克尔·乔丹”存在一定区别。2.尽管有部分媒体以“乔丹”指代再审申请人,但其使用数量有限,并且要与“篮球”“飞人”等其他关键词或上下文结合,才能确定性指向再审申请人。不论是媒体还是耐克公司,均未就再审申请人的指代称谓形成统一、固定的使用形式。3.权利人主张的“姓名”与其本人的对应关系应当唯一、固定,明显强于该“姓名”与其他主体的联系。如果相关公众看到“姓名”后首先想到的不是权利人,或者知道有两个主体都与该“姓名”有密切联系,会进行进一步分辨,区分其所指示的商品来源,故难以认定损害了权利人的在先姓名权。4.再审申请人的知名度主要集中在体育领域。在争议商标指定的商品上,综合考虑使用的广泛性、持续性、唯一对应性等因素,不能认定“乔丹”与再审申请人的联系已经明显强于与乔丹公司的联系。5.再审申请人未主动使用“乔丹”,“乔丹”与再审申请人之间不具有当然的对应关系。6.关于再审申请人提交的调查报告。首先,再审申请人、乔丹公司在诉讼阶段提交的证据均不符合《中华人民共和国行政诉讼法》关于新证据的规定,并非被诉裁定的依据,应当不予采信。其次,调查报告系由再审申请人委托作出,难谓客观、中立,调查方式亦难谓科学、严谨,调查结果证明力弱,应当不予采信。(四)本案证据不能证明再审申请人及耐克公司主动使用了“乔丹”或者“QIAODAN”,仅能证明再审申请人对于被称呼为“乔丹”并未提出异议。权利人是否主动使用对于判断社会公众的认知具有重要意义。在再审申请人未主动使用的情况下,再审申请人又未及时提出异议,使得“乔丹”与再审申请人之间的对应关系被削弱。(五)关于争议商标的具体情形是否会使相关公众误认其与再审申请人具有关联。1.在十多年前,乔丹公司已经在服装、鞋等主营商品上获得“乔丹”系列商标的注册并持续使用,同一主体在相同或者近似的商业标志上累积的商誉具有延续性。2.虽然争议商标指定的商品与再审申请人知名的领域及其商业价值均存在一定关联,但是,从双方使用的广泛性、持续性、唯一对应性等方面综合考虑,难以认定在争议商标指定的商品上使用“乔丹”或“QIAODAN”时,相关公众将之与再审申请人联系的可能性会强于乔丹公司。(六)关于乔丹公司对于争议商标的注册是否存在主观恶意。1.虽然乔丹公司某些行为确有不当,但争议商标属于乔丹公司对其既已申请注册的其他商标的延续性注册。2.恶意注册和权利人怠于保护自身权利都可能导致相关公众的合法权益受到损害,并对商标注册管理秩序和市场秩序造成损害。(七)乔丹公司对“乔丹”商标进行了长期、广泛的使用,取得较高的市场占有率和较大的影响力,与再审申请人及耐克公司的商业活动并存市场已长达近二十年,已分别形成了各自的消费群体和市场认知。本案并无证据证明在双方并存市场期间,客观上造成了混淆误认及竞争秩序混乱。“乔丹”商标已形成了较为稳定的市场认知和竞争秩序,所累积的商誉及相关利益应归属于商标实际使用者。撤销“乔丹”系列商标有失公平。(八)关于再审申请人是否具有怠于保护其姓名权的情形及其对本案的影响。1.在再审申请人申请撤销争议商标之前,乔丹公司已有数十件“乔丹”系列商标的注册时间超过了商标法第四十一条第二款规定的五年期限。耐克公司曾对其中数件商标提出过异议、异议复审,但是没有提起行政诉讼。2.在对争议商标提出撤销申请之前,再审申请人未对乔丹公司的“乔丹”系列商标提出过异议或争议。由于超过五年期限,再审申请人不能再依据商标法第三十一条的规定,主张在先的“乔丹”商标损害其姓名权。3.再审申请人未积极主张权利,造成了目前的市场竞争秩序,使得“乔丹”分别与再审申请人和乔丹公司存在两组不同的对应关系,再审申请人应承担一定的不利后果。(九)争议商标的注册未违反商标法第十条第一款第(八)项、第四十一条第一款的规定。
乔丹公司述称:
(一)商标法第三十一条虽规定了“在先权利”,但并未明确规定其中包括姓名权,不能用兜底条款或者通过扩大解释“在先权利”,事后限制他人获得商标注册的机会。(二)再审申请人不能就“乔丹”享有姓名权。1.再审申请人的姓名是“MichaelJordan”,“乔丹”仅是英美常用姓氏“Jordan”的惯常翻译之一。单纯“姓氏”或其翻译不能成为姓名权的客体。2.未经再审申请人本人决定,他人(包括新闻媒体)不能为再审申请人创设姓名权。仅凭对应关系将“乔丹”认定为再审申请人的姓名,没有法律依据。3.我国有4200多位姓名为“乔丹”的公民,我国媒体也使用“乔丹”指代其他外国人,再审申请人有关“乔丹”系其姓名,或者“乔丹”“QIAODAN”确定指向再审申请人的主张不能成立。4.虽然再审申请人在篮球运动领域有杰出成就以及知名度,但并不当然地意味着他在某个领域(例如运动与休闲服装)拥有具体的商誉。(三)再审申请人并未实际使用“乔丹”并对其贡献过商誉,或者受到财产损失。再审申请人已经将其姓名的财产权益独家许可给耐克公司,无权以自己的名义再行主张姓名权中的财产权益。调查报告等证据并非认定侵害姓名权的依据。(四)乔丹公司基于信赖和防御目的申请注册争议商标,不违反法律规定。乔丹公司已经与再审申请人及耐克公司各自形成稳定的市场格局。再审申请人怠于行使权利,丧失了主张在先权利的机会。(五)乔丹公司对于争议商标的注册不存在主观恶意。1.在2001年修正商标法之前,商标法中并无保护“在先权利”的规定,乔丹公司申请注册“乔丹”系列商标符合法律规定,并无明显恶意。2.在多个商品类别上,乔丹公司已经长期、合法拥有“乔丹”商标,争议商标为延续性、防御性注册,具有正当性和合法性。(六)乔丹公司通过依法申请注册,有效地确立了与“乔丹”商标的具体联系。乔丹公司从最开始申请“乔丹”系列商标至今已逾二十四年,取得了巨大的商业成功,建立了稳定的消费者群体和较高的市场声誉,形成了稳定、可区分的市场秩序。争议商标对再审申请人的姓名权没有影响,也不会造成相关公众混淆误认。“乔丹”系列商标创造了巨大的商业价值,为社会作出了巨大贡献,不能由再审申请人侵占乔丹公司取得的成就。(七)我国商标制度采取的是“注册在先原则”,如果姓名权的效力过分扩张,会使商标注册制度在很大程度上成为多余,因此,本案应当严格解释商标法第三十一条中的“在先权利”。(八)争议商标的注册未违反商标法第十条第一款第(八)项、第四十一条第一款的规定。
围绕当事人的再审请求,本院结合当事人提交的有关证据,对有争议的证据和事实查明并认定如下:
(一)关于再审申请人的本名
再审申请人护照上记载的本名(全名)为“MichaelJeffreyJordan”。再审申请人提交的由北京百嘉翻译服务有限公司出具的中文翻译中,将其翻译为“迈克尔·杰弗里·乔丹”,商标评审委员会和乔丹公司对其予以认可。因此,被诉裁定以及一、二审法院认定再审申请人本名(全名)为“迈克尔·乔丹(MichaelJordan)”有误,本院予以纠正。
(二)与我国部分报纸、期刊、网站上刊登的与再审申请人相关的文章,以及与再审申请人相关的书籍、专刊有关的事实
从1984年6月26日至2010年5月22日期间,在《人民日报》《参考消息》《经济日报》上先后刊登了《乔丹获“冠中冠”称号》《乔丹迈入名人堂》等有关再审申请人的文章282篇。在所述文章的标题中涉及再审申请人的,大多数以“乔丹”指代,其他分别以“飞人”“飞人乔丹”等指代。
从1985年6月至2012年1月期间,在我国《当代体育》《篮球》等体育类期刊,《瞭望》《新闻周刊》等新闻类期刊,《经济世界》《经济管理》等经营管理类期刊,以及《中学生百科》《小读者》等学习、教育类期刊上,先后刊登了《业余球王乔丹》《天王一对一乔丹VS科比》《与乔丹的故事》等涉及再审申请人的文章1376篇。在所述文章的标题中涉及再审申请人的,多数以“乔丹”指代,其他分别以“飞人”“飞人乔丹”“迈克尔·乔丹”等指代。
2015年10月,针对再审申请人访华并出席有关商业活动,腾讯网、中国新闻网、上海热线、中国日报、网易等网站上先后刊登了《中国赛成神秘乔丹行众人不惜血本只为朝圣》《NBA中国赛乔丹成为主角篮球之神让比赛成配菜》《乔丹代表一代人青春沪媒:这一夜只属于篮球之神》等有关再审申请人的文章。
从1984年至2011年期间,我国境内出版、发行了《乔丹写真集》《最后的乔丹》等有关再审申请人的26种书籍、专刊。其中14种的书名或者刊名以“乔丹”指代再审申请人,另有7种以“迈克尔·乔丹”指代再审申请人。
综上,在我国有关报纸、期刊、网站上发表的有关再审申请人的文章中,以及有关再审申请人的书籍、专刊中,其标题或名称如有涉及再审申请人的,均主要以“乔丹”指代再审申请人。一审判决认定“其多被称为‘迈克尔·乔丹’”与事实不符,本院予以纠正。
(三)关于再审申请人代言有关产品的事实
在本案之前,再审申请人还先后代言了耐克公司的“AIRJORDAN”系列产品,以及“恒适(Hanes)”内衣、“WheatiesBox”麦片、“佳得乐”饮料等多种类型的产品。
(四)与再审申请人提交的调查报告有关的事实
再审申请人提交了两份零点调查公司于2012年完成的《MichaelJordan(迈克尔·乔丹)与乔丹体育品牌联想调查报告(全国、上海)》(以下统称两份调查报告)。两份调查报告的调查活动分别在北京、上海、广州、成都和常熟五个城市进行,以获得一般消费者对乔丹体育品牌和再审申请人之间关系的认知。两份调查报告的调查过程分别由北京市长安公证处、上海市东方公证处等公证机构进行了公证,两份调查报告后附有“技术说明”和“问卷”,以及问题“卡片”等。
两份调查报告显示,调查的对象为年龄在28-60周岁,在调查地居住2年以上的当地居民,过去半年没有接受过市场调查,非调查、咨询、广告、服装、体育等敏感行业从业人员,实际调查的人群人口学分布特征与“2010年第六次全国人口普查”的人口学分布特征基本一致。访问方式采用拦截访问的方式,采用读录式问卷进行访问。抽样方法为多阶段分层随机抽样方法。
两份调查报告显示,向受访者提问“提到‘乔丹’,您第一反应想到的是”时,分别有85%、63.8%的受访者回答想到的是再审申请人,分别有14.5%、24%的受访者回答想到的是“乔丹体育”。在问到再审申请人与“乔丹体育”之间的关系的时候,分别有68.1%、58.1%的受访者认为二者有关。在近两年(调查时)购买过乔丹体育品牌产品的受访者中,分别有93.5%、78.1%的受让者认为再审申请人与“乔丹体育”有关。关于再审申请人与乔丹公司的具体关系,由高到低不同比例的受访者认为二者为“代言人”“授权使用”“企业开办人”等关系。
本院认为
本院认为,两份调查报告的调查过程由公证机关进行了公证,调查程序较为规范,调查结论的真实性、证明力相对较高,可以与本案其他证据结合后共同证明相关事实。关于采信两份调查报告的具体理由,本院在本案争议焦点问题的第二个具体问题中还将详细论述。
(五)与乔丹公司提交的《乔丹品牌辨识度研究报告》有关的事实
乔丹公司提交了大正市场研究2011年完成的《乔丹品牌辨识度研究报告》。其“研究目的”为:“了解我国消费者对各主要运动服装品牌的认知情况,并且针对性地了解在我国消费者的认知与消费行为中,‘乔丹’和‘AIRJORDAN’两个品牌之间的辨识程度。”
在标注时间为“2012.6”,名称为《乔丹品牌区隔力调研报告》的文件中,结论(2)为:“针对乔丹品牌与飞人迈克尔·乔丹的关系认知,只有7%的被访者认为乔丹体育“QIAODAN”就是迈克尔·乔丹的品牌；有90%的乔丹品牌消费者觉得“乔丹体育”是我国品牌,与再审申请人无关；另有3%的乔丹品牌消费者不认识再审申请人。”本院认为,由于该报告没有记载调查过程,也没有附调查问卷或具体问题,其相关调查数据的来源和调查结论的形成过程不明,真实性难以认定,本院不予采信。
(六)关于乔丹公司在本案及其他关联案件中的相关陈述
在一审法院针对本案,以及与本案相关的(2014)一中行(知)初字第9102号等10件关联案件的一审开庭笔录(以下统称一审庭审笔录)中,乔丹公司有如下陈述:1.“乔丹”与再审申请人有关联,但认为不是唯一的。我国的相关公众以“乔丹”称呼再审申请人,但并非提到“乔丹”二字,就一定指向再审申请人。2.除了乔丹公司与再审申请人外,没有其他人使用“乔丹”并形成持续的影响力和知名度。3.乔丹公司是在知晓再审申请人知名度的情况下注册有关争议商标。4.确实会有没有购买过我方(乔丹公司)商品的公众会产生联系的可能,但在实际购买时不会产生混淆。
关于使用“乔丹”的理由,乔丹公司先后做出过三种不同的解释。其一,在上海市第二中级人民法院审理的再审申请人诉乔丹公司等侵害姓名权的(2012)沪二中民一(民)初字第1号案件一审庭审中,乔丹公司解释“乔丹”的含义为“南方之草木”。其二,在一审法院2014年10月29日进行的庭审中,其解释为“美好的意思”“普通含义,美好意愿”。其三,在本院2015年11月27日对(2015)知行字第299号等案件进行的听证中,乔丹公司解释为“在90年代中期,他们还是村办企业的时候,曾经找到了晋江当地的商标事务所帮他们起名,就包括这个名字,就注册了”。
(七)关于乔丹公司《招股说明书》中记载的有关内容
《招股说明书》中记载:乔丹公司的主营业务为“运动鞋、运动服装和运动配饰的设计、生产和销售”。乔丹公司产品主要使用以下4件注册商标:2002年4月16日申请的第3148047号“乔丹”商标、第3148049号“乔丹”商标、第3148050号“QIAODAN”商标,以及2001年12月3日申请的第870号商标。上述商标指定的商品类别均为第25类。
“需要特别关注的风险因素”中记载:“发行人(乔丹公司)商号及主要产品商标‘乔丹’与美国前职业篮球球星‘MichaelJordan’的中文音译名‘迈克尔·乔丹’姓氏相同,……可能会有部分消费者将发行人及其产品与迈克尔·乔丹联系起来从而产生误解或混淆,在此特提请投资者注意。”
(八)关于乔丹公司及其关联公司申请其他与再审申请人有关的商标的事实
2005年10月17日,乔丹公司将再审申请人两个孩子的姓名“杰弗里·乔丹”“马库斯·乔丹”及其拼音“JIEFULIQIAODAN”“MAKUSIQIAODAN”,分别申请注册了16件商标。同日,乔丹公司的控股股东案外人福建百群公司将“杰弗里”“马库斯”“JIEFULI”“MAKUSI”分别申请注册了16件商标。
乔丹公司的关联公司案外人晋江麦克鞋塑有限公司(以下简称麦克公司)申请注册了第1407911号商标,该商标的标志由下方的“QIAODAN”与上方的图形组成。该图形与耐克公司申请的第643806、4932232号图形商标中的图形基本一致。
《美国职篮画刊(中文国际版)》第26期(1998.1.15-2.15)刊登了一张再审申请人比赛时的照片,该照片中再审申请人的身体轮廓与乔丹公司申请的870号商标等图形商标中的图形基本一致。870号商标曾于2005年6月被商标局以批复形式,认定为“运动鞋、运动服装”商品上的驰名商标。
2001年8月20日,乔丹公司的关联公司案外人福建湖人队体育用品有限公司申请注册第1905046、1967177、2009309号“LAKERSTEAM”商标,以及第1905050、1967878、1961198号“湖人队HURENDUI”商标。
(九)关于最高人民法院(2002)民三终字第9号民事判决的有关认定
2003年9月16日,本院曾就福建省乔丹体育用品有限公司与案外人晋江市阳新体育用品有限公司不正当竞争纠纷一案,作出(2002)民三终字第9号民事判决,认定:“本案可以认定福建乔丹在先使用的鞋盒所包装的运动鞋产品为知名商品,其鞋盒装潢亦为其知名商品的特有装潢。”
(十)与331号商标是否曾被认定为驰名商标有关的事实
针对案外人无锡好球体育用品有限公司(以下简称好球公司)与被上诉人麦克公司、一审被告商标评审委员会商标异议复审行政纠纷一案,北京市高级人民法院于2012年8月29日作出(2012)高行终字第1209号行政二审判决。
该案被异议商标为好球公司于2002年6月12日申请注册的第3208768号“乔丹”商标,引证商标一为乔丹公司的331号“乔丹”商标。引证商标二为麦克公司申请注册的第1629121号“QIAODAN及图”商标。
2009年,商标局作出[2009]商标异字第05650号商标异议裁定书,认定在“足球鞋、爬山鞋”等商品上的331号“乔丹”商标为驰名商标。2010年12月20日,商标评审委员会作出商评字[2010]第36887号异议复审裁定书(以下简称第36887号裁定),认为该案证据不足以证明在2002年6月12日之前,331号商标构成了驰名商标。商标评审委员会裁定被异议商标予以核准注册。
麦克公司不服提起行政诉讼。北京市第一中级人民法院一审认为,该案证据不足以证明331号“乔丹”商标已经构成驰名商标。被异议商标与引证商标二构成使用在相同或者类似商品上的近似商标,违反商标法第二十八条的规定,故判决撤销第36887号裁定,判令商标评审委员会重新作出裁定。北京市高级人民法院二审认为,被异议商标与引证商标二构成使用在相同或类似商品上的近似商标,判决驳回上诉,维持一审判决。据此,被诉裁定以及一审判决中有关331号“乔丹”商标曾获得驰名商标保护的认定与事实不符,本院予以纠正。
本院再审认为,本案争议焦点为争议商标的注册是否损害了再审申请人就“乔丹”主张的姓名权,违反商标法第三十一条关于“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”的规定。
该争议焦点分为以下八个具体问题:
第一,再审申请人主张保护姓名权的法律依据是什么？
第二,再审申请人主张的姓名权所保护的具体内容是什么？
第三,再审申请人在我国具有何种程度和范围的知名度？
第四,再审申请人及其授权的耐克公司是否主动使用“乔丹”,其是否主动使用的事实对于再审申请人在本案中主张的姓名权有何影响？
第五,争议商标的具体情形是否会使相关公众误认为与再审申请人具有关联？
第六,乔丹公司对于争议商标的注册是否存在明显的主观恶意？
第七,乔丹公司的经营状况,以及乔丹公司对其企业名称、有关商标的宣传、使用、获奖、被保护等情况,对本案具有何种影响？
第八,再审申请人是否具有怠于保护其主张的姓名权的情形,该情形对本案有何影响？
围绕上述八个具体问题,本院逐一评述并认定如下:
(一)关于再审申请人主张保护姓名权的法律依据
首先,商标法第三十一条规定:“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”。因民事主体依法享有的民事权益多种多样,立法上难以穷尽地列举,故商标法第三十一条并未明确规定或者列举在先权利的任何具体类型,而是以“在先权利”作出概括性规定,以符合经济社会不断发展和保护民事主体合法权益的需要。本院认为,对于商标法已有特别规定的在先权利,应当根据商标法的特别规定予以保护。对于商标法虽无特别规定,但根据民法通则、《中华人民共和国侵权责任法》(以下简称侵权责任法)和其他法律的规定应予保护,并且在争议商标申请日之前已由民事主体依法享有的民事权利或者民事权益,应当根据该概括性规定给予保护。
其次,关于再审申请人在本案中主张的姓名权,民法通则第九十九条第一款规定:“公民享有姓名权,有权决定、使用和依照规定改变自己的姓名,禁止他人干涉、盗用、假冒。”侵权责任法第二条第二款规定:“本法所称民事权益,包括生命权、健康权、姓名权……等人身、财产权益。”据此,姓名权可以构成商标法第三十一条规定的“在先权利”。争议商标的注册损害他人在先姓名权的,应当认定该争议商标的注册违反商标法第三十一条的规定。因此,对于乔丹公司关于“商标法第三十一条并未明确规定‘在先权利’包括姓名权,不能用兜底条款或者通过扩大解释‘在先权利’,事后限制他人获得商标注册的机会”的主张,本院不予支持。
最后,姓名被用于指代、称呼、区分特定的自然人,姓名权是自然人对其姓名享有的重要人身权。随着我国社会主义市场经济不断发展,具有一定知名度的自然人将其姓名进行商业化利用,通过合同等方式为特定商品、服务代言并获得经济利益的现象已经日益普遍。名人代言日益成为经营者提升品牌形象、推销商品或者服务、扩大知名度的一种重要的营销手段。《中华人民共和国广告法》第二条第五款即规定:“本法所称的广告代言人,是指广告主以外的,在广告中以自己的名义或者形象对商品、服务作引荐、证明的自然人、法人或者其他组织。”侵权责任法第二十条关于侵害他人人身权益造成财产损失的赔偿的规定,亦充分体现了我国法律对包括姓名权在内的人身权益中所蕴含的经济利益的承认和保护。因此,在适用商标法第三十一条的规定对他人的在先姓名权予以保护时,不仅涉及对自然人人格尊严的保护,而且涉及对自然人姓名,尤其是知名人物姓名所蕴含的经济利益的保护。鉴于商标的主要作用在于区分商品或者服务的来源,故未经许可擅自将他人享有在先姓名权的姓名注册为商标的,不仅会损害该自然人的人格尊严,而且容易导致相关公众误认为标记有该商标的商品或者服务与该自然人存在代言、许可等特定联系。该行为在损害该自然人姓名权的同时,也损害了消费者的合法权益。
综上,依照民法通则第九十九条、侵权责任法第二条的规定,自然人依法享有姓名权。未经许可擅自将他人享有在先姓名权的姓名注册为商标,容易导致相关公众误认为标记有该商标的商品或者服务与该自然人存在代言、许可等特定联系的,应当认定该商标的注册损害他人的在先姓名权,违反商标法第三十一条的规定。
(二)关于再审申请人主张的姓名权所保护的具体内容
关于再审申请人在本案中主张的姓名权所保护的具体内容,其实质是再审申请人能否就“乔丹”享有姓名权。因“乔丹”系再审申请人英文姓名“MichaelJeffreyJordan”中“Jordan”的中文译名,故本案涉及再审申请人能否就其外文姓名的部分中文译名享有姓名权的问题。本院认为,根据自然人姓名权保护的条件,再审申请人就“乔丹”享有姓名权。具体理由如下:
第一,自然人依据商标法第三十一条的规定,就特定名称主张姓名权保护时,应当满足必要的条件。
其一,该特定名称应具有一定知名度、为相关公众所知悉,并用于指代该自然人。针对反不正当竞争法第五条第(三)项中规定的“姓名”,《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》(以下简称不正当竞争民事案件解释)第六条第二款规定:“具有一定的市场知名度、为相关公众所知悉的自然人的笔名、艺名等,可以认定为反不正当竞争法第五条第(三)项规定的‘姓名’”。虽然上述规定是针对“擅自使用他人的姓名,引人误认为是他人的商品”的不正当竞争行为的认定而作出的司法解释,但该不正当竞争行为本质上也是损害他人姓名权的侵权行为。认定该行为时所涉及的“引人误认为是他人的商品”,与本案中认定争议商标的注册是否容易导致相关公众误认为存在代言、许可等特定联系,是密切相关的。因此,在本案中可参照适用上述司法解释的规定,确定自然人姓名权保护的条件。
其二,该特定名称应与该自然人之间已建立稳定的对应关系。在适用商标法第三十一条有关“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”的规定时,涉及在先权利与注册商标权的权利冲突。在解决本案涉及的在先姓名权与注册商标权的权利冲突时,应合理确定在先姓名权的保护标准,平衡在先姓名权人与商标权人的利益。既不能由于争议商标标志中使用或包含有仅为部分人所知悉或临时性使用的自然人“姓名”,即认定争议商标的注册损害该自然人的姓名权；也不能如商标评审委员会所主张的那样,以自然人主张的“姓名”与该自然人形成“唯一”对应为前提,对自然人主张姓名权的保护提出过苛的标准。本院认为,根据民法通则第九十九条第一款的规定,自然人享有姓名权,有权决定、改变自己的姓名,但姓名权人并不能禁止他人善意、合法地“决定”起同样的名字。由于重名的原因,姓名与自然人之间难以形成唯一对应关系。而且,除本名外,自然人还可以有艺名、笔名、译名等其他名称。从历史传统来看,古人还可以有字、号等。在特定情况下,相关公众更熟悉并习惯以自然人本名之外的其他名称(例如艺名、笔名等)指代该自然人,其他名称的知名度可能比其本名的知名度更高。如果以商标评审委员会主张的“唯一”对应作为主张姓名权的前提条件,将使得与他人重名的人,或者除本名之外还有其他名称的人,不论其知名度或者相关公众认知情况如何,均无法获得姓名权的保护。因此,自然人所主张的特定名称与该自然人已经建立稳定的对应关系时,即使该对应关系达不到“唯一”的程度,也可以依法获得姓名权的保护。商标评审委员会主张的“唯一”对应标准过于严苛,本院不予支持。
综上,本院认为,在适用商标法第三十一条关于“不得损害他人现有的在先权利”的规定时,自然人就特定名称主张姓名权保护的,该特定名称应当符合以下三项条件:其一,该特定名称在我国具有一定的知名度、为相关公众所知悉；其二,相关公众使用该特定名称指代该自然人；其三,该特定名称已经与该自然人之间建立了稳定的对应关系。
第二,关于外国人能否就其外文姓名的部分中文译名主张姓名权保护的问题。本院认为,由于语言和文化等方面的差异以及为了便于称呼,我国相关公众通常习惯于以外国人外文姓名的部分中文译名来指代、称呼外国人，
来源:最高院 知产宝 知产库编辑
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